지식재산권법 과 상품의 자유이동
산업재산권 · 위조 · 입증책임의 경감 · 예비적 이슈 · 상품의 자유이동
🚨 일부 매우 제한된 상황에서는 상표권 소진에 대한 입증책임이 지식재산권 침해소송에서의 피고에만 있는 것은 아니다.
(2018년 1월 18일 CJEU, Hewlett Packard Development Company LP v Senetic S.A., C-367/21)
⚖️ 유럽연합의 ‘HP’상표소유권자인 Hewlett Packard Development Company LP (‘Hewlett Packard’)는 선별적인 유통망을 통해 컴퓨터장비 제품을 판매했다
허가받지 않은 제3자인 Senetic S.A. (‘Senetic’)는 Hewlett Packard 소유의 상표가 부착된 제품을 폴란드에 들여왔다. 이 회사는 이전에 유럽 판매자로부터 HP상표가 부착된 제품을 구매한 적이 있었다. 후자는 Senetic에게 해당 제품을 내수시장에 판매해도 상표소유권자의 독점권을 침해하지 않을 것이라고 보증했다. Senetic은 예방조치로 Hewlett Packard의 공식 유통업체에도 이 점에 대한 확인을 요청했지만 그 해답을 듣지는 못하였다.
그 후 Hewlett Packard는 이와 관련하여 Senetic을 상대로 침해소송을 제기했다.
이와 관련하여 폴란드 바르샤바지방법원은 유럽연합기능에관한조약 (‘TFEU’) 제267조에 따라 유럽연합 사법재판소(‘재판소’)에 예비 판결을 요청했다.
⚠ 원칙:
- 유럽의 상표 등록은 소유권자에게 독점적(절대적이지는 않은) 권리를 부여한다.
- 예외적으로, 유럽 상표에 의해 부여된 소유권자의 권리는 소유권자 또는 상표소유권자의 동의를 얻은 제3자에 의해 해당 상표를 부착한 상품을 수입하거나 국내 시장에서 판매한 경우 소진된 것으로 간주한다. 이 경우, 소유권자는 정당한 근거를 제시하지 않는 한, 더 이상 국내 시장에서 해당 상품의 추가 마케팅을 금지하거나 반대할 권리가 없다.
- 어떠한 경우에도, 조치, 절차 및 구제책은 효과적이고 비례적이며 타당해야 한다(Directive 2004/48/EC).
- 입증책임과 관련하여, 재판소는 지식재산권의 독점적 권리와 상품의 자유이동 사이 균형이 이루어져야 한다고 판시했다(Regulation (EC) No 207/2009, 폐지되며 Regulation 2007/1001; Regulation 2017/1001로 대체 ; TFEU 제34조 및 제36조).
- 유럽연합 회원국의 국내법에 따라 법원에서 다양한 주장에 대한 인용을 요청하는 당사자에게 입증책임이 있다는 점은 원칙적으로 유럽법과 양립할 수 있다.
- 그럼에도 불구하고, 상품의 자유이동을 보호하기 위해 발생하는 요건은 권리소진에 대한 입증책임의 배분을 관할 국가의 법원에 의해 조정하게 하도록 함을 정당화할 수 있다. 이러한 예외는 제한적으로 적용된다.
다음과 같은 사안의 특수성을 고려한다:
- 이 사안은 Senetic회사에 대한 지식재산권 침해소송의 맥락에서 유럽의 상표가 부여한 권리소진에 관한 것이다;
- Senetic은 유럽연합의 4대 자유 중 하나인 상품이동의 자유에 따른 권리를 가진다;
- 국가시장이 분리되어 유럽연합 회원국 간 가격 차이가 지속될 위험이 있었다 (Harman International Industries, 2022년 11월 17일, C-175-21); 그리고
- Hewlett Packard은 선택적 유통 시스템을 운영했다;
- Hewlett Packard는 일련번호와 해당되는 시장으로 식별되는 제품 사본을 나열하는 데이터베이스를 가진 IT툴을 보유하고 있었다. 그러나 제품에는 제3자의 판매 대상 시장을 식별할 수 있는 어떠한 표시도 없었다. 즉 제3자가 제품을 판매하려는 시장을 식별할 수 없었다;
- 침해소송에서 피고에게 입증책임을 지우는 것은 상품의 자유이동에 부당한 장애를 야기할 수 있다.
- 따라서, 유럽의 상표가 주요한 권리가 소진되었다는 입증책임은 침해소송에서 피고에게만 있는 것은 아니다.
- 우선, 상표 소유권자는 자신(또는 공식 유통업체)이 유럽연합 외부 시장에 상품을 출시했음을 입증해야 한다;
- 그리고 나서, 피고는 동일한 상품이 상표 소유권자 또는 그의 동의를 받아 유럽연합으로 수입되었음을 입증해야 한다.