[DECHEANCE - PROTECTION D'UNE MARQUE DE L'UNION EUROPEENNE]

[PROPRIETE INTELLECTUELLE – MARQUE DE L’UNION EUROPENNE - DECHEANCE]

🚨 La déchéance d'une marque pour cause de dégénérescence peut être prononcée si, dans le commerce, la marque est devenue une désignation usuelle d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée en raison de l’activité ou à l’inactivité de son titulaire.

(Tribunal de l'Union européenne, 7 février 2024, Sports et loisirs (Casal sport) c/ EUIPO, affaire T-220/23)

⚖️ Dans l’affaire précitée, Sports et loisirs demandait la déchéance de la marque de l’Union européenne « CITY STADE » enregistrée à la suite d’une demande déposée par Tennis d’Aquitaine SAS. La requérante prétendait que la marque était devenue usuelle et générique : « la marque contestée serait devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits pour lesquels elle avait été enregistrée et que, en particulier, elle aurait été utilisée pour désigner de manière générique des constructions, des structures ou des terrains multisports destinés à la pratique du basketball, du football ou d’autres sports. »  

Tennis d’Aquitaine SAS prétend qu’elle a entrepris, depuis plusieurs années, toutes les actions nécessaires afin de faire valoir l’usage de CITY STADE. Elle invoque l’apposition du symbole « R » sur tous ses produits, notamment l’envoi de lettres de mise en demeure et la poursuite active de la défense de la marque auprès de plusieurs sociétés.

Pour apprécier si la marque est  devenue la désignation usuelle du produit ou du service qu’elle désigne, le Tribunal a fondé son analyse notamment sur les points suivants:

1. Le caractère « usuel » ou s’apprécie au regard du public pertinent, qui peut comprendre le public institutionnel, constitué en grande partie de collectivités locales ou territoriales, le  grand public et les professionnels intervenant dans la commercialisation des produits désignés par la marque contestée. En l'espèce, « CITY STADE » était utilisé comme une expression générique dans le commerce pour désigner un terrain multisport et non comme une marque. La marque ne pouvait être considéré comme apte à remplir sa fonction d’origine, à savoir identifier les produits ou les services qu’elle désigne comme provenant d’une entreprise déterminée.
   

2. Une mise en balance doit être faite entre les intérêts du titulaire et ceux de ses concurrents liés à une disponibilité des signes. La perte du caractère distinctif d’une marque de l’UE ne peut être opposée au titulaire de celle-ci que si cette perte est due à l'activité ou à l'inactivité du titulaire. Dans ce contexte, la notion d’inactivité inclut tant l’omission du titulaire de demander en temps utile à l’autorité compétente d’interdire aux tiers concernés de faire usage d’un signe pour lequel il existe un risque de confusion, que  toutes les omissions par le titulaire afférentes à la mise en place d’un niveau suffisant de vigilance pour préserver la distinctivité de sa marque.
   

⚠ Le simple fait d’enregistrer une marque ne suffit pour protéger la marque et préserver les droits qui s’y attachent.

⚠ Le symbole ® ne peut conférer, à lui seul, un caractère distinctif de manière automatique.

✅ Veillez à mettre en place toutes les mesures nécessaires, sous diverses formes, et de manière systématique, pour préserver le caractère distinctif d’une marque.

#propriétéintellectuelle #IP #marque #déchéance