[지식재산권법 과 상품의 자유이동]

[산업재산권 – 위조 – 입증책임의 경감 – 예비적 이슈 – 상품의 자유이동]

🚨 일부 매우 제한된 상황에서는 상표권 소진에 대한 입증책임이 지식재산권 침해소송에서의 피고에만 있는 것은 아니다.

(2018년 1월 18일 CJEU, Hewlett Packard Development Company LP v Senetic S.A., C-367/21)

⚖️ 유럽연합의 ‘HP’상표소유권자인 Hewlett Packard Development Company LP (‘Hewlett Packard’)는 선별적인 유통망을 통해 컴퓨터장비 제품을 판매했다

허가받지 않은 제3자인 Senetic S.A. (‘Senetic’)는 Hewlett Packard 소유의 상표가 부착된 제품을 폴란드에 들여왔다. 이 회사는 이전에 유럽 판매자로부터 HP상표가 부착된 제품을 구매한 적이 있었다. 후자는 Senetic에게 해당 제품을 내수시장에 판매해도 상표소유권자의 독점권을 침해하지 않을 것이라고 보증했다. Senetic은 예방조치로 Hewlett Packard의 공식 유통업체에도 이 점에 대한 확인을 요청했지만 그 해답을 듣지는 못하였다.

그 후 Hewlett Packard는 이와 관련하여 Senetic을 상대로 침해소송을 제기했다.

이와 관련하여 폴란드 바르샤바지방법원은 유럽연합기능에관한조약 (‘TFEU’) 제267조에 따라 유럽연합 사법재판소(‘재판소’)에 예비 판결을 요청했다.

⚠ 원칙:

1. 유럽의 상표 등록은 소유권자에게 독점적(절대적이지는 않은) 권리를 부여한다.

2. 예외적으로, 유럽 상표에 의해 부여된 소유권자의 권리는 소유권자 또는 상표소유권자의 동의를 얻은 제3자에 의해 해당 상표를 부착한 상품을 수입하거나 국내 시장에서 판매한 경우 소진된 것으로 간주한다. 이 경우, 소유권자는 정당한 근거를 제시하지 않는 한, 더 이상 국내 시장에서 해당 상품의 추가 마케팅을 금지하거나 반대할 권리가 없다.

3. 어떠한 경우에도, 조치, 절차 및 구제책은 효과적이고 비례적이며 타당해야 한다(Directive 2004/48/EC).

입증책임과 관련하여, 재판소는 지식재산권의 독점적 권리와 상품의 자유이동 사이 균형이 이루어져야 한다고 판시했다(Regulation (EC) No 207/2009, 폐지되며 Regulation 2007/1001; Regulation 2017/1001로 대체 ; TFEU 제34조 및 제36조).

1. 유럽연합 회원국의 국내법에 따라 법원에서 다양한 주장에 대한 인용을 요청하는 당사자에게 입증책임이 있다는 점은 원칙적으로 유럽법과 양립할 수 있다.

2. 그럼에도 불구하고, 상품의 자유이동을 보호하기 위해 발생하는 요건은 권리소진에 대한 입증책임의 배분을 관할 국가의 법원에 의해 조정하게 하도록 함을 정당화할 수 있다. 이러한 예외는 제한적으로 적용된다.

다음과 같은 사안의 특수성을 고려한다:

1. 이 사안은 Senetic회사에 대한 지식재산권 침해소송의 맥락에서 유럽의 상표가 부여한 권리소진에 관한 것이다;

2. Senetic은 유럽연합의 4대 자유 중 하나인 상품이동의 자유에 따른 권리를 가진다;

3. 국가시장이 분리되어 유럽연합 회원국 간 가격 차이가 지속될 위험이 있었다 (Harman International Industries, 2022년 11월 17일, C-175-21); 그리고

4. Hewlett Packard은 선택적 유통 시스템을 운영했다;

5. Hewlett Packard는 일련번호와 해당되는 시장으로 식별되는 제품 사본을 나열하는 데이터베이스를 가진 IT툴을 보유하고 있었다. 그러나 제품에는 제3자의 판매 대상 시장을 식별할 수 있는 어떠한 표시도 없었다. 즉 제3자가 제품을 판매하려는 시장을 식별할 수 없었다;

침해소송에서 피고에게 입증책임을 지우는 것은 상품의 자유이동에 부당한 장애를 야기할 수 있다.

따라서, 유럽의 상표가 주요한 권리가 소진되었다는 입증책임은 침해소송에서 피고에게만 있는 것은 아니다.

1. 우선, 상표 소유권자는 자신(또는 공식 유통업체)이 유럽연합 외부 시장에 상품을 출시했음을 입증해야 한다;

2. 그리고 나서, 피고는 동일한 상품이 상표 소유권자 또는 그의 동의를 받아 유럽연합으로 수입되었음을 입증해야 한다.

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